未經(jīng)許可使用他人技術秘密申請專利時的權利歸屬
——（2020）最高法知行終871號
【裁判要旨】
技術秘密權利人以侵害技術秘密作為請求權基礎，主張有關專利申請權或者專利權歸其所有的，人民法院應當審查專利文件是否披露了或者專利技術方案是否使用了該技術秘密，以及技術秘密是否構成專利技術方案的實質性內容。如果技術秘密確為專利文件所披露或者專利技術方案所使用，且其構成專利技術方案的實質性內容，則技術秘密權利人對有關專利申請或者專利享有相應權利。
【關鍵詞】
發(fā)明專利 專利權權屬 技術秘密 實質性內容
【基本案情】
上訴人天津青松華藥醫(yī)藥有限公司（以下簡稱青松公司）與被上訴人華北制藥河北華民藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱華民公司）專利權權屬糾紛案中，涉及專利號為ZL201410517486.6、名稱為“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）。
青松公司認為，其系氟氧頭孢鈉保密制備工藝的技術秘密權利人，華民公司獲取該工藝后，未經(jīng)青松公司許可使用該保密工藝申請并獲得涉案專利權，故向河北省石家莊市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求確認涉案專利權歸青松公司所有。
一審法院認為，現(xiàn)有證據(jù)不能證明華民公司涉案專利申請文件記載的技術方案來自于青松公司在雙方履行《委托加工生產協(xié)議》中提供的保密技術信息，故判決駁回青松公司的訴訟請求。青松公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年12月16日判決撤銷原判，確認涉案專利由青松公司和華民公司共有。
【裁判意見】
最高人民法院二審認為，當事人以侵害技術秘密作為請求權基礎主張專利權權屬時，應當考察專利文件是否披露了技術秘密和專利技術方案是否使用了技術秘密。專利文件披露了技術秘密或者專利技術方案使用了技術秘密的，即構成對技術秘密的侵害。
本案中，對于秘密信息1“使用混甲酚（間甲酚）法對中間體脫保護”，涉案專利權利要求中并沒有直接記載使用何種方法對中間體脫保護，但專利說明書實施例1中公開了使用間甲酚脫保護，秘密信息1使用混甲酚脫保護，其中混甲酚是鄰甲酚、間甲酚和對甲酚三種異構體的混合物，而鄰甲酚、間甲酚和對甲酚對中間體脫保護都是利用了酚羥基的氫鍵，兩者并無實質區(qū)別，故涉案專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密信息1。
對于秘密信息2“成酸反應步驟整體技術信息”，首先，涉案專利權利要求1步驟a）即成酸反應，即包含了秘密信息2。此外，涉案專利說明書實施例1中記載的技術方案與保密工藝技術方案中的秘密信息2在脫保護試劑、反應氣氛、溫控時機、反應溫度、時間、試劑用量方面存在不同，并且保密工藝沒有公開“溶清”“pH至2.5”，但上述區(qū)別并非實質性區(qū)別。因此，可以認為 專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密信息2。
針對秘密信息3“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術信息”，首先，涉案專利權利要求1步驟b）與秘密信息3，其存在如下區(qū)別：（1）加入物料不同，萃取到水相過程中，保密工藝還加入氯化鈉、焦亞硫酸鈉；萃取到有機相過程中，保密工藝還加入氯化鈉；（2）物料加入方式及相關操作不同，涉案專利同時添加，保密工藝分批添加且多次攪拌、靜置分離；（3）保密工藝未公開過濾操作為無菌過濾。對于區(qū)別（1），根據(jù)涉案專利和保密工藝的記載及上述技術效果的比較，無法獲知保密工藝額外加入的氯化鈉、焦亞硫酸鈉在該步驟中的作用、解決的技術問題和產生的技術效果，無法證明區(qū)別（1）是否是實質區(qū)別。對于區(qū)別（2），由于缺乏涉案專利和保密工藝關于該步驟的純化效果的實驗證據(jù)，無法確定該區(qū)別帶來的技術效果，也不能證明保密工藝多次攪拌、靜置分離的操作實際上可以起到更好的純化效果。對于區(qū)別（3），本領域普通技術人員知曉，氟氧頭孢鈉成品以鈉鹽形式做成注射劑使用于人體，而使用無菌過濾是本領域普通技術人員出于安全考慮容易想到的過濾方式，即該區(qū)別不是實質區(qū)別。涉案專利權利要求1步驟b）與秘密信息3存在的上述區(qū)別并非實質區(qū)別，故而可以認定涉案專利權利要求1步驟b）包含秘密信息3。而涉案專利實施例1是在權利要求1步驟b）的基礎上進一步具體化，基于同樣的理由，涉案專利實施例1中“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術信息”也與秘密信息3無實質性差異。因此，可以認為涉案專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密信息3。
綜上，涉案專利文件披露了青松公司相關技術秘密，而且專利技術方案也使用了技術秘密，構成對技術秘密的侵害，故青松公司的技術秘密構成涉案專利技術方案實質性內容，青松公司應對涉案專利享有合法權利。
【文書鏈接】
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