注冊商標復制、摹仿、翻譯他人在先馳名商標構成侵權
一、主題
注冊商標復制、摹仿、翻譯他人在先馳名商標構成侵權
二、裁判要旨
1、馳名商標的認定應遵循“個案按需”認定的原則。
2、馳名商標的司法認定雖可實現對馳名商標的“跨類保護”，但并不排除馳名商標的“同類保護”。 馳名商標“同類保護”應有之義，“跨類保護”是馳名商標保護的外延。
3、本案中，被告商標雖已獲注冊，但商標系故意復制、摹仿原告請求馳名商標保護的注冊商標，被告的行為構成商標侵權，且本案不是單純的商標權利沖突，而是馳名商標侵權糾紛。本案判決符合我國商標法為馳名商標提供“強保護”的立法原意。
三、基本案情
贏創工業股份公司與湖南贏創未來新材料科技有限公司侵害商標權糾紛
上海知識產權法院（2018）滬73民初862號
上海市高級人民法院（2020）滬民終245號
原告贏創工業股份公司系德國特種化工企業，自上世紀七十年代末期開始在大中華區生產特種化工產品，系“贏創”注冊商標（核定使用商品第1類，包括工業用化學品、未加工人造樹脂等，核準注冊日為2010年3月28日）及“EVONIK”注冊商標（核定使用商品第1類，包括用于工業的化學制品、未加工的人造樹脂等，核準注冊日為2006年10月2日）的專用權人。
原告主張上述兩商標經其持續使用在工業用化學品、未加工人造樹脂商品上已享有極高的知名度，并為相關公眾所熟知，應作為馳名商標予以保護。此外，“贏創”和“EVONIK”字號經原告持續使用，已具有一定的影響，為相關公眾所熟知，應作為企業名稱受法律的保護。
被告湖南贏創未來新材料科技有限公司于2016年9月28日注冊取得了“
”商標的專用權（核定使用商品第1類工業用化學品；未加工丙烯酸樹脂；未加工環氧樹脂等）。
原告在本案中指控被告實施了如下侵權行為：1.在其企業宣傳材料及化工產品包裝上單獨使用“贏創未來”；2.在其企業宣傳材料及化工產品包裝上單獨使用“EVONIK FUTURE”；3.在其企業宣傳材料及化工產品包裝上使用“”；4.在企業名稱中使用“贏創”“EVONIK”。
關于本案認定馳名商標的必要性及侵權判斷，原告認為，被告“”商標雖已注冊，但該注冊商標系復制、摹仿原告在先注冊的馳名商標，導致消費者混淆、誤認，故請求法院在認定“贏創”“EVONIK”兩商標為馳名商標的基礎上，判定被告構成侵權，并判令被告禁用“”商標。被告辯稱，原告與被告注冊的商標核定使用商品類別相同，無跨類保護的需要，故本案無認定馳名商標的必要性。本案屬于商標權利沖突，原告應先向商標行政主管機關申請解決本案糾紛。
四、爭議焦點
本案中雙方當事人的爭議焦點在于：
1、原告的涉案商標是否可以被認定為馳名商標；
2、被告是否實施了原告主張的侵權行為；
3、被告在本案中應否承擔民事責任。
五、審判
上海知產法院經審理認為，根據《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》規定，本案中有認定原告“贏創”注冊商標、“EVONIK”注冊商標為馳名商標的必要。根據上述司法解釋有關馳名商標的審查規定，原告的“贏創”“EVONIK”注冊商標屬于馳名商標。本案中，被告在參加展會、宣傳冊、名片印制等商業活動中使用“”的行為，具有明顯的主觀惡意，屬于復制、摹仿、翻譯原告已注冊的“贏創”“EVONIK”馳名商標，誤導公眾的商標侵權行為；被告企業名稱中包含“贏創”“EVONIK”，屬于將原告的“贏創”“EVONIK”商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾的不正當競爭行為；被告在其商業活動中分別單獨使用“贏創未來”“EVONIK FUTURE”的行為，分別侵害了原告對“贏創”“EVONIK”商標享有的注冊商標專用權，故被告應當就其上述侵權行為承擔停止侵權、消除影響、賠償損失的民事責任。
綜上，上海知產法院判決：一、被告立即停止對原告享有的“贏創”注冊商標、“EVONIK”注冊商標專用權的侵害；二、被告立即停止對原告的不正當競爭行為；三、被告應于本判決生效之日起三十日內變更其企業名稱，且變更后的企業名稱中不得含有“贏創”文字；四、被告應于本判決生效之日起三十日內在《中國化工報》刊登聲明，消除因侵權行為對原告造成的影響；五、被告應于本判決生效之日起十日內，賠償原告包括合理費用在內的經濟損失人民幣100萬元；六、駁回原告的其余訴訟請求。
六、要點分析
1、對注冊商標的使用究竟屬于合理使用，還是屬于商標侵權行為，應當在被控侵權標識與涉案注冊商標相似程度、具體使用方式的基礎上，分析被控侵權行為是否善意(有無將他人商標標識作為自己商品或服務的標識使用的惡意)和合理(是否僅是在說明或者描述自己經營的商品或服務的特點等必要范圍內使用)，以及使用行為是否使相關公眾產生混淆和誤認等因素，綜合判斷被控侵權行為究竟是商標侵權行為，還是屬于正當使用行為。
2、商標法第十四條規定，馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。馳名商標司法解釋第二條第一項規定，以違反商標法第十三條的規定為由，提起的侵犯商標權訴訟，當事人以商標馳名作為事實根據，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定。
3、復制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，為侵犯商標專用權的行為；銷售侵犯注冊商標專用權的商品的行為，亦為侵犯商標專用權的行為。
4、認定商標是否馳名的主要標準是該商標是否在市場上享有較高聲譽并為相關公眾所熟知。